專利撤銷確定後衍生之爭議

問題：

發明專利權人甲授權乙實施A專利，約定乙依據銷售之物品數量，有按件給付權利金予甲之義務。嗣後A專利因不具進步性要件遭撤銷專利確定，則乙於撤銷確定前已給付甲之權利金，是否可依不當得利法律關係請求甲返還？

解析：

以下引用司法院101年度「智慧財產法律座談會」「民事訴訟類相關議題」提案及研討結果第6號，有兩說，研討結果多數認為不成立不當得利。

甲說：成立不當得利。

理由：

無法律上之原因而受利益，致他人受損害者，應返還其利益。雖有法律之原因，而其後已不存在者，亦同（民法第 179  條）。系爭專利經第三人向智慧財產局舉發，智慧財產局審定結果，認系爭專利不具進步性，並作成專利舉發成立之行政處分，撤銷系爭專利確定在案。因專利授權契約係以專利權有效為前提，系爭專利業經舉發撤銷而自始無效，故渠等間之授權契約，自應失效。職是，系爭專利權人甲於專利撤銷確定前，自被授權人乙處取得之授權金，依據民法第 179  條後段規定，可認甲可收取授權金之法律上原因，嗣後已不存在，致乙受有損害，且甲所受利益與乙所受損害間，兩者具有直接因果關係，乙自得請求甲返還不當得利。

乙說：不成立不當得利。

理由：

（一）授權與讓與性質不同

所謂專利授權者，係指授權人將專利權全部或一部授權被授權人，被授權人於被授權之範圍內，享有關於該被授權範圍內之專利權。準此，專利授權與專利權讓與並不相同，因被授權人未終局取得專利權人之資格或地位，其僅有實施專利之權利。是專利授權人之主要義務在於專利授權期間，使被授權人可依據授權契約實施專利權，專利授權人無移轉專利權予被授權人之義務，倘被授權人於授權期間，授權人本於專利授權契約之本旨，使被授權人得依約實施專利權，縱使專利權嗣後經舉發撤銷確定，致專利權自始不存在而無法繼續實施專利權，然並非以自始不能之給付為契約標的者，在專利權未經撤銷確定前，當事人間之授權契約應屬有效，被授權人於其實施專利權期間，自應依約給付授權金。

（二）專利授權契約為雙務有償契約

甲依據專利授權契約有將系爭專利授權予乙實施之義務，作為乙製造與銷售產品之技術，而乙依據銷售之物品數量，有按件給付權利金予甲之義務，是給付權利金與系爭專利權之授予，兩者有對價關係，系爭專利授權契約為雙務有償契約。而發明專利權經撤銷確定者，專利權之效力，固視為自始即不存在（專利法第 73 條第 2  項）。然反面解釋，發明專利雖有應撤銷之事由，惟發明專利權未經撤銷確定前，其權利屬未確定之狀況，難以遽斷為無效。職是，發明專利權未經撤銷確定前，被授權人已實施該專利權以製造與銷售產品，並取得營業利益，倘事後以專利權遭撤銷為由，請求專利權人返還授權金，等同無償使用專利權人所提供之技術，則被授權人行使權利或履行義務，不合誠信原則甚明。

（三）專利權人依據授權契約有受領授權金之權利

專利授權為雙務契約，專利之實施與授權金之給付有對價關係，乙給付授權金與甲提供製造技術，兩者依其經濟上之交換目的，構成授權契約之整體，其不可分離。故縱使系爭專利嗣後經撤銷確定在案，然當事人事實上均已依約履行義務，則給付與對待給付應一併觀察計算。倘乙所支付之授權金與甲提供之技術相當，符合系爭專利授權契約之本旨，自難謂甲受領授權金獲有不當得利。職是，甲依據系爭專利授權契約之法律關係，收受乙因實施系爭專利所支付之授權金，該給付有法律上之原因，而乙亦因使用甲提供之技術而獲有利益，系爭專利雖事後遭舉發撤銷，惟不影響當事人間授權契約之效力，且乙於交付授權金予甲時，甲係將當時有效之專利技術及專利權授予乙使用完畢，已完成對待給付，故甲受領授權金有法律上之原因，不成立不當得利。